Modifiche in tema di marchi d’impresa
Il prossimo 23 marzo 2019 entrerà in vigore il Decreto legislativo che apporta diverse modifiche ed integrazioni al Codice della proprietà industriale, in attuazione della Direttiva di armonizzazione (UE) 2015/2436.
In particolare, per quanto riguarda la procedura di deposito del marchio, viene abolito il requisito della rappresentazione grafica, consentendo quindi di registrare marchi non tradizionali (potrebbero, dunque, divenire suscettibili di registrazione anche marchi olfattivi o di luce), purché consentano di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione richiesta dal titolare.
Il Decreto legislativo introduce ex novo la disciplina dei marchi di certificazione: la nuova disposizione normativa dà la possibilità alle persone fisiche o giuridiche, tra cui Istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, di ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che i medesimi soggetti non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
Ulteriori modifiche riguardano la ripartizione dell’onere della prova nell’azione di decadenza: l’onere della prova dell’uso del marchio incombe sul titolare e non più invece su chi ne eccepisce il non uso.
Inoltre, in tema di legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario, il Decreto di prossima applicazione dispone che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva potrà, tuttavia, avviare tale azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati. Il licenziatario inoltre potrà intervenire nell’azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.
Novità riguarderanno anche l’azione di decadenza e nullità dei marchi: secondo la nuova disciplina, infatti, tali azioni sono improcedibili qualora, su domanda avente medesimo oggetto, medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero sia pendente un procedimento dinanzi allo stesso Ufficio.
In ultimo, altre importanti modifiche riguardano il divieto di registrazione di segni la cui forma è imposta dalla natura stessa del prodotto, la disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo, la decorrenza degli effetti del rinnovo della registrazione, la disciplina dei diritti di rinnovo dei marchi.