Tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale: emanato il Decreto attuativo
Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 28.10.2024 (pubblicato in GU il 6.11.2024), sono state definite le disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, in attuazione di quanto disposto dal precedente decreto ministeriale del 3.07.2024.
Le finalità di questi decreti sono quelle di garantire, mediante l’intervento del Ministero, la tutela, prevenire l’estinzione e salvaguardare la continuità di utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, qualora i loro originari titolari non abbiano più interesse ad utilizzarli.
Che cos’è un marchio di particolare interesse e valenza nazionale
Con ciò si intende un marchio registrato da almeno 50 anni ovvero effettivamente utilizzato in modo continuativo da oltre 50 anni (pur se non registrato) che gode di rilevante notorietà e che ovvero è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale (art. 1 DM 3.07.2024).
Le opzioni di tutela e valorizzazione dei marchi e le relative disposizioni operative
La normativa prevede due opzioni di intervento del Ministero a salvaguardia dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale qualora non vi sia più un interesse a utilizzarli:
Subentro nella titolarità del marchio
Nel caso in cui l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato o in uso da almeno 50 anni intenda cessare definitivamente la propria attività di produzione identificata dal marchio medesimo, potrà notificare alla Direzione Generale del Ministero un progetto di cessazione dell’attività almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione. Il progetto di cessazione dovrà essere redatto secondo il format allegato al DM del 28.10.2024 e dovrà precisare: la denominazione dell’impresa, l’attività oggetto di cessazione, il marchio interessato, la data di presunta cessazione dell’attività, lo/gli stabilimento/i interessato/i dal progetto di cessazione, le motivazioni di tale cessazione e i relativi effetti che ne derivano.
Entro i successivi 3 mesi, la Direzione Generale verificherà la sussistenza dei requisiti di particolare interesse e valenza nazionale del marchio, comunicando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio stesso (salvo il caso in cui il marchio sia stato nel frattempo ceduto a terzi a titolo oneroso dall’impresa stessa).
In caso di interesse del Ministero, entro i successivi 2 mesi, l’impresa originaria titolare del marchio lo cede gratuitamente al Ministero stesso, precisando nel contratto tutti i diritti oggetto di cessione. Il Ministero avrà poi cura di trascrivere la cessione presso l’UIBM.
Deposito di domanda di marchio inutilizzato
Nel caso di marchi che il Ministero presuma non utilizzati da almeno 5 anni che possano essere di particolare interesse e valenza nazionale, il Ministero ne formula istanza di decadenza. In caso, poi, di accertamento della decadenza, il Ministero stesso deposita una nuova domanda di registrazione presso l’UIBM del medesimo marchio.
In seguito, la Direzione Generale del Ministero pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei marchi di cui ha acquisito la titolarità in uno dei modi indicati sopra. Le imprese, nazionali o estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive, che siano interessate ad utilizzare uno o più di tali marchi di titolarità del Ministero, potranno quindi formulare specifica richiesta all’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti del Ministero, fornendo informazioni circa il proprio investimento, con particolare riguardo alle ricadute occupazionali.
Il Ministero darà, quindi, comunicazione sul proprio sito della manifestazione di interesse ricevuta, dando così la possibilità a ulteriori eventuali aziende di manifestare il proprio analogo interesse entro 30 giorni. La richiesta di utilizzo del marchio deve essere redatta secondo il format allegato al DM del 28.10.2024 e dovrà precisare: la denominazione e sede dell’impresa, la descrizione del progetto di investimento e il trasferimento dell’attività produttiva in Italia, la localizzazione del progetto, il settore, il valore dell’investimento, le ricadute occupazionali, i tempi di realizzazione e la richiesta (con motivazione) dell’utilizzo del marchio.
Nel caso in cui siano presentate più richieste di utilizzo per un medesimo marchio, il Ministero sceglie sulla base dell’investimento, delle ricadute occupazionali, del settore di riferimento, della localizzazione dell’investimento e dei tempi di realizzazione dello stesso.
Entro i 60 giorni successivi (30 se non sono state presentate più richieste), il Ministero pubblica i risultati comunicando l’impresa selezionata. Il marchio viene, quindi, messo a disposizione della società selezionata con contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.
Tale licenza si risolve automaticamente, anche prima del suo termine, laddove l’impresa licenziataria cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi fuori dall’Italia. A tal proposito, l’impresa licenziataria deve, infatti, trasmettere al Ministero una relazione semestrale sul rispetto di tali prescrizioni.
Marchi di particolare interesse nazionale opportunità e rischi
Lo strumento qui descritto è senz’altro utile per fronteggiare il rischio di abbandono di marchi che presentano un particolare interesse e valenza nazionale. Cionondimeno, alcuni dubbi sulla sua opportunità e sulla sua modalità di attuazione rimangono.
In particolare, ad esempio, non si vede quale effettivo vantaggio discenda alle imprese che – magari già in difficoltà – decidono proattivamente di comunicare in anticipo la propria volontà di cessare l’attività di impresa. Peraltro, molto spesso, le imprese in difficoltà conservano sempre la speranza di non dover cessare definitivamente la propria attività.
Inoltre, l’ipotesi secondo cui il Ministero – in caso di mancato utilizzo – faccia accertare la decadenza del marchio altrui, salvo poi ridepositarlo, comporterebbe la perdita dei diritti anteriori derivanti dall’utilizzo per così dire “storico” protratto nel tempo del marchio, con la conseguenza che, chi dovesse in futuro ottenere la licenza del nuovo marchio depositato dal Ministero non beneficerebbe della storia e del costante anteriore utilizzo del marchio stesso, ormai decaduto.
In definitiva, non ci resta che attendere i primi impieghi – se ci saranno – della disciplina neo introdotta, per poterne valutare in concreto l’efficacia ed opportunità.
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